La marca es de quien la registra, no de quien la usa.
Estar en la fachada, en las facturas y en Google no da derechos sobre un nombre. Los da el registro, y lo obtiene quien lo pide primero. Marcas nacionales y de la Unión Europea, oposiciones y recursos, transferencias entre empresas y defensa frente a terceros.
Registrar es barato. Cambiar de nombre, no.
Registrar una marca cuesta menos que una tirada de etiquetas. Lo que está en juego es todo lo que ya se ha gastado en que ese nombre signifique algo: la campaña, el rótulo, el envase, los años que lleva el cliente reconociéndolo.
Por eso el momento de mirarlo es antes de imprimir nada. Una marca tarda alrededor de dieciocho meses en concederse, y durante ese año y medio se produce, se etiqueta y se vende con un nombre que todavía no es de nadie.
Cuatro puntos de partida habituales
Cada uno tiene un plazo distinto y una estrategia distinta. Identifique el suyo.
Voy a lanzar una marca y quiero registrarla
Lo primero no es solicitar: es comprobar que puede registrarse. Un estudio de anterioridades bien hecho evita perder la tasa y, peor aún, evita construir una identidad sobre un signo que habrá que retirar. Después viene lo que casi siempre se hace mal: elegir las clases.
Alguien está registrando una marca parecida a la mía
Tiene un plazo corto para oponerse y empieza a correr con la publicación, no con el día en que usted se entera. Dos meses en la OEPM, tres en la EUIPO. Pasado el plazo, la vía se complica y se encarece muchísimo.
Me han opuesto mi solicitud de marca
No significa que la haya perdido. Buena parte de las oposiciones se resuelven por acuerdo durante la fase de negociación, delimitando clases o territorios. Y cuando no hay acuerdo, se contesta.
Alguien está usando mi marca sin permiso
En un dominio, en una tienda de aplicaciones, en un perfil, en un anuncio. Aquí lo primero es documentar el uso de forma que sirva como prueba. Es la parte donde ser también técnico cuenta.
Cuando el negocio empieza a funcionar, aparece quien registra su nombre
No hace falta una maniobra sofisticada. Basta con que alguien de su entorno —un proveedor, un distribuidor, un antiguo colaborador— se dé cuenta antes que usted de que ese nombre no está registrado por nadie. A partir de ahí, quien reclama es él.
Una administración pública venía licitando el mismo certamen varios años seguidos, y siempre lo ganaba la misma persona. Esa persona registró a su nombre la marca del propio certamen, de modo que en la convocatoria siguiente no pudiera adjudicarse a nadie más.
Había con qué discutirlo: existía sobre ese signo un derecho anterior, adquirido por el uso. La administración prefirió no entrar en el pleito. Cambió el nombre del certamen y excluyó a esa persona de las licitaciones siguientes.
Evitó el conflicto, y le costó menos que pelearlo. Pero pagó el precio de verdad: cuatro años de ediciones y de público conocido bajo un nombre que ya no podía usar.
Cómo se registra una marca, paso a paso
Cinco fases. Solo en dos corre un plazo, y son las que marcan la diferencia entre tener marca y haberla perdido.
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Antes
Estudio de viabilidad
Anterioridades en OEPM, EUIPO y OMPI, y prohibiciones absolutas y relativas. Un informe razonado, no una consulta automática.
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Antes
Definición de clases
De las 45 clases de Niza, cuáles. Quedarse corto deja fuera lo que va a crecer; excederse encarece y aumenta el riesgo de colisión.
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Solicitud
Presentación y examen
Presentación electrónica y seguimiento del examen de forma. Si hay suspenso, se contesta.
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Aquí corre el reloj
Publicación y oposición
Se publica y se abre el plazo para que terceros se opongan. Aquí se ve si el estudio previo estaba bien hecho.
2 meses OEPM · 3 meses EUIPO -
Después
Concesión y renovación
Concedida la marca dura diez años y se renueva indefinidamente. A partir de ahí lo que se publique puede afectarle, y enterarse tarde equivale a quedarse fuera de plazo.
10 años, renovable
- Confundir el plazo europeo con el español. Tres meses y dos meses no son lo mismo, y el de la EUIPO es improrrogable.
- No documentar el uso. A los cinco años sin uso efectivo probado, cualquier tercero interesado puede pedir la caducidad, y probar el uso le toca a usted.
- Recurrir a medias ante la EUIPO. Presentar el escrito de recurso en plazo y el de motivos fuera hace que se declare inadmisible sin llegar al fondo del asunto.
Que la marca sea registrable no significa que pueda usar ese nombre
Es la confusión que sale más cara de todas, y no aparece en ninguna búsqueda de anterioridades.
La Oficina examina si el signo cumple la Ley de Marcas. No examina si ese nombre choca con una denominación de origen, con un reglamento sectorial de etiquetado o con lo que admite el consejo regulador que le corresponde. Son procedimientos distintos, con criterios distintos, y pueden dar respuestas contrarias sobre el mismo nombre.
Una marca concedida que no se puede poner en la botella
En productos con denominación de origen protegida —vino, aceite, queso, embutido— una marca figurativa puede ser perfectamente registrable, y la Oficina concederla, y aun así el consejo regulador no admitir esa denominación en la etiqueta. El expediente de marca ha ido bien. El producto sigue sin poder salir con ese nombre.
El problema no es la tasa: son los meses
Una solicitud puede irse a año y medio si aparece una oposición o un suspenso. Para entonces la empresa ya ha diseñado la etiqueta, impreso, distribuido y vendido. Rehacer eso no cuesta lo que cuesta una tasa: cuesta el nombre comercial construido durante todo ese tiempo.
Varias solicitudes salen más baratas que un cambio de nombre
Cuando el signo tiene algún punto débil —se parece a otro anterior, roza una denominación protegida, depende de cómo lo lea un examinador— suelo proponer presentar varias solicitudes en paralelo en lugar de jugárselo todo a una. Pagar dos o tres tasas es una fracción de lo que cuesta rehacer una marca que lleva dieciocho meses en el mercado.
Y antes de eso, mirar la legislación de al lado: el régimen de la denominación de origen o la indicación geográfica que afecte al producto, las normas de etiquetado de su sector y el reglamento del consejo regulador. Nada de eso sale en una búsqueda de anterioridades, y es lo que decide si el nombre es utilizable.
Bodegas, almazaras, queserías y cualquier productor bajo denominación de origen o indicación geográfica protegida. También quien vende en un sector con normas propias de etiquetado o de denominación.
Una denegación no cierra el expediente
Es la fase de la que menos se habla y en la que más gente se queda parada, convencida de que ya no hay nada que hacer. Lo hay, y tiene plazo.
La Oficina puede denegar una marca por prohibiciones absolutas —el signo no es registrable en sí mismo: es descriptivo, genérico o engañoso— o por prohibiciones relativas, cuando prospera la oposición de un titular anterior. Las dos tienen vía de recurso, y son vías distintas.
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Antes de la denegación: el suspenso
La Oficina no suele denegar sin avisar: emite primero una notificación de suspenso exponiendo el reparo y abriendo plazo para contestar. Es la oportunidad más barata de todo el procedimiento y la que más se desaprovecha, porque se contesta tarde o se contesta sin atacar el reparo concreto que se ha puesto.
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Contestar no siempre es discutir
Buena parte de los reparos no se resuelven argumentando, sino acotando la solicitud. Si el choque es con quien presta un servicio que usted nunca va a prestar, se renuncia a esa parte de la clase y el conflicto desaparece. Se cede lo que no se iba a usar y se salva la marca.
Lo mismo ocurre cuando el signo sugiere un origen geográfico. Si la Oficina pregunta dónde se fabrica y la respuesta no encaja del todo con lo que el nombre da a entender, la salida no suele ser pelearlo: es delimitar el alcance para que la marca no induzca a error.
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Después: el recurso de alzada ante la OEPM
Frente a la resolución que deniega el registro cabe recurso de alzada ante la propia Oficina. No es repetir la solicitud con otras palabras: es discutir el criterio aplicado, y para eso hay que traer resoluciones y jurisprudencia que sostengan la posición contraria.
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En la marca de la Unión Europea: las Salas de Recurso
El equivalente en la EUIPO es el recurso ante sus Salas de Recurso, con su propio plazo, su propia tasa y su propia forma de argumentar. Actúo directamente, sin intermediarios, como Representante Autorizado.
Casi todas las denegaciones estaban anunciadas
El estudio de viabilidad existe precisamente para esto: para poner por escrito, antes de pagar la tasa, qué riesgo concreto tiene ese signo y de dónde viene. A veces el informe señala un riesgo y aun así se decide presentar la solicitud, porque hay razones de negocio que pesan más que el riesgo jurídico. Es una decisión legítima.
Lo que cambia es que se toma sabiendo lo que puede pasar, y con la vía de recurso ya prevista y presupuestada. Eso no es lo mismo que enterarse cuando llega la denegación.
Un expediente de marca no termina al presentar la solicitud: sigue en las alegaciones, en la contestación al suspenso y en el recurso. Y cuando se agota la vía administrativa, todavía queda la judicial.
Usted no tendrá que buscar a nadie por el camino. Lo tramito de principio a fin, para empresas y para instituciones públicas.
Quien ha recibido un suspenso o una denegación de la OEPM o de la EUIPO, y quien presentó la solicitud por su cuenta y se ha encontrado con un reparo que no sabe contestar.
Las actuaciones concretas
Registrar y sostener
- Estudio de viabilidad y búsqueda de anterioridades antes de solicitar nada.
- Marca nacional ante la OEPM y marca de la Unión Europea ante la EUIPO.
- Elección de clases, que es donde más se falla y lo que decide el alcance real de la protección.
- Nombres comerciales.
- Renovaciones.
- Registro en países concretos fuera de la Unión, elegidos según dónde se venda de verdad.
Cuando hay conflicto
- Oposición frente a solicitudes de terceros que invaden la suya.
- Contestación a la oposición y a los suspensos de la Oficina.
- Recursos, incluida la vía ante las Salas de Recurso de la EUIPO, sin intermediarios.
- Defensa frente al uso no autorizado en dominios, tiendas de aplicaciones, perfiles y anuncios, documentado de forma que sirva como prueba.
Transmitir y licenciar
- Transferencias de marca entre empresas, la operación más habitual del área.
- Cambios de titularidad, también con el expediente todavía en tramitación.
- Licencias de uso.
- Licencias concurrentes para redes de franquicia: varios licenciatarios a la vez, cada uno acotado por territorio y con las limitaciones de uso necesarias para que la marca no se deteriore. Si un franquiciado la usa mal, el perjuicio no es suyo: es de la marca. Cuando detrás hay una red entera, el contrato de franquicia completo se redacta desde el área mercantil.
Empresas que van a lanzar un nombre y quieren saber antes si podrán quedárselo.
Y quien ya lo está usando desde hace años y acaba de descubrir que no lo tiene registrado, o que otro sí.
Lo que más me preguntan sobre marcas
¿Cuánto cuesta registrar una marca?
La tasa oficial depende de en cuántas clases se pida, y de si se registra en España o en toda la Unión Europea. Es la parte pequeña del presupuesto y se la doy cerrada antes de empezar, separada de mis honorarios.
La decisión que de verdad mueve el coste no es esa: es cuántas clases hace falta cubrir y cuáles. Pedir de menos deja el negocio expuesto; pedir de más es pagar por protección que no se va a usar.
¿Registro solo en España o en toda la Unión Europea?
Depende de dónde vaya a vender de verdad en los próximos años, no de dónde le gustaría vender. La marca de la Unión protege en los veintisiete Estados con una sola solicitud, lo que compensa si ya opera fuera o va a hacerlo pronto.
Y fuera de la Unión no hay cobertura automática: se elige país por país, según dónde esté el mercado. Eso también se estudia antes, no cuando aparece el problema.
¿Cuánto dura una marca?
Diez años desde la solicitud, y se renueva indefinidamente por periodos iguales. Una marca bien llevada no caduca nunca.
Lo que sí ocurre es que se pierde por descuido: la renovación tiene su ventana, y quien no la vigila se entera cuando ya está fuera.
¿Puedo perder mi marca si no la uso?
Sí. Una marca registrada y no utilizada durante años queda expuesta a que cualquier tercero interesado pida su caducidad. Registrar no es guardar un nombre en un cajón por si acaso.
Y el detalle que sorprende a casi todo el mundo: si llega esa reclamación, es usted quien tiene que probar que la ha usado. Conviene guardar facturas, catálogos y publicidad desde el primer día.
¿Puedo registrar la marca yo mismo, sin abogado?
En España sí: la solicitud puede presentarla el propio interesado. Rellenar el formulario no tiene dificultad.
Lo que cuesta dinero son las dos decisiones que hay detrás: si ese signo es registrable y en qué clases. Son las dos que deciden si dentro de año y medio tiene una marca o tiene una denegación con la producción ya etiquetada.
Dígame qué marca es y en qué punto está
Con el nombre del signo, el sector y la fecha de la notificación que haya recibido puedo darle una primera valoración de viabilidad y decirle qué plazos tiene encima.
El expediente de marca es electrónico de principio a fin. Se presenta y se sigue por medios electrónicos ante la OEPM y ante la EUIPO, y las reuniones se hacen por videollamada. Trabajo con clientes de toda España y, en expedientes europeos, en inglés.